專利回避設計

DesignaroundPatentDesignaround，即“回避設計”，是一種常見的知識產(chǎn)權策略，即通過設計一種不同于受知識產(chǎn)權保護的新方案，來規(guī)避該項知識產(chǎn)權。知識產(chǎn)權本身并不能回避，但是工程師可以采用不同于受知識產(chǎn)權保護的技術方案的新的設計，從而避開他人某項具體知識產(chǎn)權的保護范圍?；乇茉O計有雙重作用回避設計并不是設計中的靈丹妙藥，采用回避設計本身就意味著對手在該項技術領域先有知識產(chǎn)權，而我方已經(jīng)處于不利態(tài)勢，因此注重自主知識產(chǎn)權的創(chuàng)造和累積，才是知識產(chǎn)權策略中的根本，才可以在市場競爭中占據(jù)有利局面。而且，一些技術領域的核心技術專利往往是很難回避的。例如，美國高通公司在碼分多址(CDMA)技術領域的一些核心專利是難以回避的。

若確實無法回避，企業(yè)應在獲取專利擁有者的許可后合法地運用專利技術。

在需要使用其他企業(yè)的某項知識產(chǎn)權時，也可以通過交互授權或結成知識產(chǎn)權策略同盟的方式以較低成本獲得。而且，隨著業(yè)界對知識產(chǎn)權重視程度的提高，各種保護策略的運用日臻成熟，各國行政機關和法院對知識產(chǎn)權的保護也日益加強，回避設計的空間和成功的可能性也將越來越小。但是，回避設計的確是企業(yè)知識產(chǎn)權策略中避免侵權發(fā)生的重要措施，同時也可能是代價最小的一條競爭捷徑，因此，特別是對于后來者而言，回避設計往往是其后發(fā)制人的一個重要手段，值得充分關注和重視。

另一方面，了解回避設計的策略和特點對知識產(chǎn)權人也有重要的啟發(fā)意義，從專利權人的角度看專利的回避設計，權利人可以通過研究潛在競爭者的回避設計策略和特點，找出其中的趨勢，審視和檢驗自己的專利保護策略、專利文件的撰寫，從而查漏補缺，組成更為嚴密的專利保護網(wǎng)，更好地保護自己的知識產(chǎn)權。專利回避設計是

知識產(chǎn)權回避設計的重點知識產(chǎn)權種類繁多，保護的側重點和力度各有不同。

企業(yè)可以根據(jù)保護對象的特點選擇不同的知識產(chǎn)權類型及其組合加以保護。專利是所有知識產(chǎn)權類型中較難進行回避設計的一類，因為專利權保護的是一種發(fā)明方案，而不僅限于其具體實施或表現(xiàn)形式，從而具有一定的抽象性，保護的范圍也就較廣。從專利訴訟的案例中可以看出，專利侵權在很多時候并不是對被侵權產(chǎn)品或技術的簡單復制，侵權者盡管已經(jīng)對發(fā)明或設計做了一定程度的變形，卻仍落入權利人專利權的保護范圍，所以，專利不僅可以阻止簡單的仿冒，還可以打擊有能力對其技術做一定程度變更的競爭者，甚至是僅僅因為沒有仔細研究和關注該專利，而誤使自己的發(fā)明或設計落入該專利保護范圍的自主研發(fā)者。由此可見，專利的回避設計值得我們充分關注，也是知識產(chǎn)權回避設計中的重點。從權利人的角度而言，專利的回避設計也非常重要，評估專利的價值有三個因素：

該專利被無效的可能性；

該專利被回避設計的可能性；

該專利對于市場許可的可能性?？煞癖换乇茉O計對于專利的重要性，可以與專利能否成立(被無效的可能性)、專利是否有市場價值(被許可的可能性)相提并論，

一個可以被輕易地實現(xiàn)回避設計的專利，其價值不僅為零，而且可以說為負，它不僅不能保護專利持有者的發(fā)明創(chuàng)造，反而公布了自己的技術，并為競爭者提供了技術提示?；乇茉O計中度的問題

從競爭者的角度來看專利的回避設計，競爭者并不都是仿冒者，他們也可能對專利進行了一定的回避設計，但是有些卻仍然侵權，這就是回避設計中度的問題。

這個度的底限就是專利侵權的判定，而其上限則是成本，即設計成本和制造成本。一項成功的回避設計必須滿足兩個條件:

在專利侵權判定中不會被判為侵權，這是法律上的要求，也是底限；

在商業(yè)競爭中不至于因成本過高而失去競爭力，這是商業(yè)上的要求，也是回避設計對技術改動程度的上限?；乇茉O計是一種研發(fā)活動

從本質上來說，回避設計是一種研發(fā)活動，沒有對本技術領域的一個較廣和較深的技術認識，是無法做好回避設計的，因此，回避設計的前提是三方面人員的通力合作，即專利、技術和市場人員的合作。專利回避設計的第一步是搞清所要回避的專利保護范圍的大小。

首先要確認的是專利的有效性，如果專利權因為未交費，或已過保護年限，或已被無效掉而不復存在，則回避設計就沒有必要了。分析權利要求找出必要技術特征

在核實專利有效的前提下需要進一步分析其權利要求，找出其保護范圍最寬的權項進行分析，結合說明書和相關審查過程中的往來文件，確認該權利要求字面的真實含義，以及其等同物的范圍。經(jīng)過這樣的分析，可以整理出該最寬權利要求包含的幾個必要技術特征。分析權利要求的目的是提供一個比對基準，來檢驗將來的回避設計是否滿足底限要求，若回避設計方案不包括整理出來的所有必要技術特征，就可以認為是滿足了這一底限。

等同原則

值得提及的是，這種技術特征的比對不僅僅是字面上的，還應考慮其等同物，當然，這也是比對的難點所在，這些就是侵權判定理論中提到的字面侵權原則、等同原則在回避設計中的應用。對專利權進行進一步評估

如果考慮到回避設計的復雜程度和成本，還可以對專利的實際范圍做一個評估，即對比現(xiàn)有技術，查核該專利是否有不當授權的情況，再基于評估核實后的專利范圍做回避設計，這有可能大大減小回避設計的技術難度和成本投入。當然，這樣做存在著一定的風險，如果不能準確評估就有可能導致侵權。

專利無效

與此同時，要保留在此過程找到相關專利有效性分析的證據(jù)，根據(jù)企業(yè)的商業(yè)策略，在適當?shù)臅r候提無效宣告請求。專利回避設計五種方法

確定了專利保護范圍之后，就可以進入回避設計的設計過程了，在此過程中，回避設計方法大致有以下幾種：第一，借鑒專利文件中技術問題的回避設計。這種回避設計，只是通過專利文件了解了新產(chǎn)品的性能指標或技術方案解決的技術問題，在此情況下的設計，一般來說完全不同于專利中的技術方案，也不存在侵權的問題。

但是，另起爐灶的研發(fā)費用可能會較大，研發(fā)周期也相對較長。專利文件僅起到提示競爭者創(chuàng)新的作用，競爭者對其利用程度不高。第二，借鑒專利文件中背景技術的回避設計。專利文件的背景技術部分往往會描述一種或多種相關現(xiàn)有技術，并指出它們的不足之處；

審查員也會指出最接近的現(xiàn)有技術；有些國家的專利文件中還會指出與該專利相互引證的專利文獻。

因此，借助于與該專利相近的技術文獻，完全有可能通過對現(xiàn)有技術以及其他專利技術的改進，組合形成新的技術方案，來回避該專利。這樣的回避設計利用了專利文件的信息，在此基礎上創(chuàng)造出了不侵犯該專利權的回避設計方案，值得注意的是，在此過程中要注意避免對其他涉及的專利構成侵權。第三，借鑒專利文件中發(fā)明內容和具體實施方案的回避設計。專利的保護范圍以權利要求為準。其具體實施方案中可能提供了多種變形和技術方案；

其發(fā)明內容部分可能揭示了完成本發(fā)明的技術原理、理論基礎或發(fā)明思路。然而其權利要求卻未必能精準地概括上述這些具體實施方案；其技術原理、理論基礎或發(fā)明思路也未必只對應其權利要求中的技術方案。這樣，就有可能通過上下兩個方面進行突破：

一方面，尋找權利要求的概括疏漏，找出可以實現(xiàn)發(fā)明目的，卻未在權利要求中加以概括保護的實施例或相應變形；

另一方面，可以通過應用發(fā)明內容中提到的技術原理、理論基礎或發(fā)明思路創(chuàng)造出不同于權利要求保護的技術方案。第四，借鑒專利審查相關文件的回避設計。根據(jù)禁止反悔原則，專利權人不得在訴訟中，對其答復審查意見過程中所做的限制性解釋和放棄的部分反悔。

而這些很有可能就是可以實現(xiàn)發(fā)明目的，但又排除在保護范圍之外的技術方案，所以如果能獲得這樣的信息，回避設計就事半功倍了。第五，借鑒專利權利要求的回避設計。這種回避設計是采用與專利相近的技術方案，而缺省至少一個技術特征，或有至少一個必要技術特征，與權利要求不同。

同樣，這里的權利要求也應當理解為字面及其等同解釋。

這是最常見的回避設計，也是與專利保護范圍最接近的回避設計。這種方法技術上的難度相對較大，同時也應當把握好回避設計下限的度的問題。

這里的關鍵點在于找出權利要求各技術特征中最易缺省或替代的技術特征，也就是突破口，這需要有豐富的技術設計經(jīng)驗。

以上數(shù)種回避設計中，第一和第二種基本與要回避的專利技術方案無關，但是技術上的發(fā)揮空間也較大。

而第三到第五種方法雖然可以充分借鑒要回避的專利技術，但其技術上的回旋余地較小，而且在一定的條件下才能成功實現(xiàn)。最后，從成本的角度來考慮回避設計問題。一方面，以上提到的幾種回避設計不同程度地借鑒了所要回避的專利技術，從這個角度而言，回避設計節(jié)約了成本和時間；

但另一方面，先一步研究者的專利技術往往是專利權人經(jīng)過研究比較得出的最優(yōu)方案，而回避設計則通常是犧牲設計成本或性能指標的產(chǎn)物，從這個角度而言，回避設計是不經(jīng)濟的。

判斷的基準是對市場的估測和成本的分析。

成功的專利規(guī)避，必須以充分了解國內外專利信息情報為基礎。

競爭者所能做的就是盡早對發(fā)現(xiàn)的需要回避的專利進行回避設計，避免前期無謂的研發(fā)和生產(chǎn)投入。

對已經(jīng)侵權的技術或產(chǎn)品進行變更設計，雖然可以避免進一步侵權，但其前期的投入以及前期的侵權行為造成的損失都無法挽回了。

這也表明了研發(fā)開始前進行專利檢索的重要性。

對于因技術上或成本上的原因，無法進行成功回避設計規(guī)避專利權的情況，仍有必要和可能做一定程度的回避設計，這種回避設計雖然是“知其不可而為之”，但仍有機會降低競爭者的被訴風險和損失。

這樣的設計可以是增加專利權利人辨識侵權產(chǎn)品以及取證的困難度的設計，以及降低被認定為惡意侵權的可能性的設計。正如開頭所述，回避設計在多數(shù)情況下是競爭者“第二好”的選擇，是一種改變不利局面的專利戰(zhàn)術技巧，而且它的成功需要一定的條件。但另一方面，專利申請或持有者也可以通過對回避設計的研究，將其上升為一種專利保護策略的戰(zhàn)略技巧，來杜絕專利保護的漏洞。專利侵權判斷回避設計方法的基礎來自于侵權鑒定的能力。不了解侵權鑒定的法規(guī)與邏輯，則無法討論回避設計。

專利法第五十六條規(guī)定：發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求。但說明書及附圖的內容不能引入權利要求。

專利侵權判斷的一個核心步驟是分析目標專利中權利要求的有效性和覆蓋范圍。

這需要對權利要求中每一個元素進行分析和定義，

然后，分析每一項有效權利要求對本企業(yè)新技術和產(chǎn)品的覆蓋性。

假設一項權利要求含有4個元素A、B、C及D，而本企業(yè)的某個新技術或產(chǎn)品包含6個要素Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ及Ⅵ。

如果新技術或產(chǎn)品6個要素中有4個，例如，要素Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及Ⅳ，分別與權利要求的4個元素A、B、C及D相同或等效，那么，該技術或產(chǎn)品對該權利要求構成侵權。

新技術或產(chǎn)品中另外兩個要素Ⅴ和Ⅵ，與該技術或產(chǎn)品是否對該權利要求構成侵權沒有直接關系。

反之，如果新技術或產(chǎn)品6個要素中只有3個，例如要素Ⅰ、Ⅱ及Ⅲ，分別與權利要求中的3個元素，例如元素A、B和C相同或等效，而新技術或產(chǎn)品中沒有與權利要求中第四個元素D相同或等效的要素，該技術或產(chǎn)品對該權利要求不構成侵權。

而判斷一項新技術是否可以獲得專利，應取決于該技術與現(xiàn)有技術相比是否具有新穎性和創(chuàng)造性。

這和判斷新技術是否對一項專利權利要求構成侵權是兩個不同的分析過程。

在上述舉例中，如果新技術的6個要素中有4個與權利要求的4個元素相同或等效，該技術即對該權利要求構成侵權，但這并不意味該技術不可獲得專利。

如果該技術其余兩個要素中至少有一個要素，與現(xiàn)有技術相比具有新穎性和創(chuàng)造性，該技術就可獲得專利。

反之，一項不侵權的技術并不一定可以獲得專利。

在上述舉例中，如果專利權利要求中4個元素中只有3個元素在新技術中有相同或等效要素，該技術對該權利要求不構成侵權。

但是，如果該技術的6個要素與所有現(xiàn)有技術(不僅僅是該項專利權利要求)相比,缺乏新穎性和創(chuàng)造性，該技術仍不可獲得專利。

需要注意的是，一個企業(yè)獲得某項技術的專利,并不意味該企業(yè)可以運用該技術生產(chǎn)產(chǎn)品或銷售產(chǎn)品。

專利只賦予專利擁有者禁止他人未經(jīng)許可使用其專利的權力，專利并不賦予專利擁有者使用自己專利的權力，上述例子即可說明此點。

確定保護范圍的解釋原則

確定專利權的保護范圍應當堅持以權利要求的內容為準的原則。

以說明書及附圖解釋權利要求應當采用折衷解釋原則。既要避免采用“周邊限定”原則，又要避免采用“中心限定”原則。“周邊限定”原則

專利權的保護范圍僅限于權利要求中純文字描述的對象，權利要求書中的文字記載是專利權最大限度的保護范圍?！爸行南薅ā痹瓌t

專利權的保護范圍可以不拘泥權利要求書的文字記載，而是以權利要求書作為中心，保護范圍可以擴大到本領域技術人員仔細研究說明書和附圖后，認為可以包括的范圍。折衷解釋原則

處于上述兩個極端解釋原則的中間，專利權的保護范圍根據(jù)權利要求書記載的內容確定，說明書和附圖可以用來解釋權利要求。在解釋專利權利要求時，應當以專利權利要求書記載的技術內容為準，而不是以權利要求書的文字或措辭為準的原則。

其技術內容應當通過參考和研究說明書及附圖，在全面考慮發(fā)明或實用新型的技術領域、申請日前的公知技術、技術解決方案、作用和效果的基礎上加以確定。

僅記載在專利說明書及附圖中，而未反映在專利權利要求書中的技術方案，不能納入專利權保護范圍。

即不能以說明書及附圖為依據(jù)，確定專利權的保護范圍。

專利申請檔案和專利復審、撤銷、無效檔案，在解釋專利保護范圍時，可以用于禁止專利權人反悔。

全面覆蓋原則的適用全面覆蓋

是指被控侵權物（產(chǎn)品或方法）將專利權利要求中記載的技術方案的必要技術特征全部再現(xiàn)，被控侵權物（產(chǎn)品或方法）與專利獨立權利要求中記載的全部必要技術特征一一對應并且相同。

全面覆蓋原則

即全部技術特征覆蓋原則或字面侵權原則。

如果被控侵權物（產(chǎn)品或方法）的技術特征包含了專利權利要求中記載的全部必要技術特征，則落入專利權的保護范圍。

等同原則的適用

等同原則

是指被控侵權物（產(chǎn)品或方法）中有一個或者一個以上技術特征經(jīng)與專利獨立權利要求保護的技術特征相比，從字面上看不相同，但經(jīng)過分析可以認定兩者是相等同的技術特征。

這種情況下，應當認定被控侵權物（產(chǎn)品或方法）落入了專利權的保護范圍。

權利要求中相應技術特征的等同物需要同時滿足以下兩個要求：

（１）被控侵權物中的技術特征與專利權利要求中的相應技術特征相比，以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，產(chǎn)生了基本相同的效果；

（２）對該專利所屬領域普通技術人