張平北京大學法學院/知識產權學院

2009年4月27日技術標準中的專利許可政策及法律規(guī)制技術標準中的專利許可政策及法律規(guī)制技術標準知識產權政策國內外現(xiàn)狀相關訴訟案例分析技術標準中的專利權濫用及法律規(guī)制213451211背景與問題技術標準中的專利權限制—必然性討論近20年：電視機普及到每個家庭近10年：互聯(lián)網(wǎng)普及到日常工作與生活近5年：手機普及到中學生高新技術領域遍布專利，人們日常生活離不開專利。專利進入每一個產品，進入到所有新技術的標準之中。WTO對實施國際標準的義務加大，導致在國際標準制定中國家、企業(yè)的參與和專利競爭加劇

3GMPEG-2數(shù)字電視互聯(lián)網(wǎng)基礎技術文檔格式一、背景與問題技術專利化－－專利標準化－－標準全球化專利權人控制的市場少數(shù)大企業(yè)的壟斷公共領地的卻失影響創(chuàng)新價格的壟斷限制競爭多標準并存消費者受害標準使用的成本增加產品價格提高帶來的問題一、背景與問題專利申請拼比激烈專利授權激增專利權間重疊問題突出專利實施之間的依賴關系錯綜復雜專利實施成本大幅增加“專利灌叢”（PatentThicket）形成。專利訴訟”爆炸“產業(yè)發(fā)展因此越來越受控于很多分散的、獨立的專利權，專利技術往往無法得到充分有效利用。于是，誕生了專利聯(lián)營。

一、背景與問題專利聯(lián)營PatentPool，也譯成專利池，是指兩個或兩個以上的專利權人協(xié)議向對方或第三方許可一項或多項他們的專利。典型的專利聯(lián)營中，對專利聯(lián)營各方，集結的所有專利都是開放的。對于專利聯(lián)營協(xié)議之外的第三方，專利聯(lián)營一般提供標準的許可合同。專利聯(lián)營所得的許可費通常按照事前約定的方式分配給成員。一、背景與問題專利聯(lián)營的組建常常基于特定技術標準：－－歐盟DVB標準的“必要專利池”（EssentialPatentsPool），－－3G標準中的“必要專利平臺”（EssentialPatentPlatform），－－MPEG-2標準中的“必要專利組合”（EssentialPatentPortfolio），

DVD標準的3C和6C專利聯(lián)營。一、背景與問題必要專利定義不清晰：標準必要？產品必要？市場必要？必要專利的評估程序：評估專家:獨立第三方？專利披露的不確定性：內部專利及外部潛在的專利,強制披露/自愿披露捆綁許可：非必要專利搭售嫌疑許可費計算充滿陷阱：科學性質疑回授條款不公平：改進技術的獨占性回授權利不質疑條款：無效專利的掩蓋解決糾紛的管轄問題：強勢談判地位一、背景與問題一、背景與問題標準實施成本不可預見：權利眾多？權利人眾多？專利劫持與知識產權壁壘知識產權保護與公共利益沖突加重知識產權保護影響企業(yè)公平競爭和二次創(chuàng)新

標準是公共產品知識產權是私權含有知識產權的標準是“摻有雜質的公共物品”標準制定機構必須考慮制定能夠有效防止知識產權濫用的政策一、背景與問題一、背景與問題技術標準制定者為了保障技術標準的協(xié)調性、公益性，希望制定良好的知識產權政策，保證技術標準實施成本的合理性以及標準的有效實施作為知識產權權利人的企業(yè)則希望標準制定組織盡可能接受本方技術提案（通常是提案方的專利權所覆蓋的技術方案）。一旦自己的專利技術進入標準，即成為“必要專利”，企業(yè)便可通過該技術標準的實施獲得巨大利益，包括直接的市場控制力以及巨額的專利許可費等。當企業(yè)覺得不能如愿時，受利益驅動而表現(xiàn)出局外觀望或者在標準進入實施階段后進行“專利劫持”心態(tài)。由于現(xiàn)有知識產權規(guī)則以“私權自治”為主流，在技術標準制定過程中，每個企業(yè)都可以選擇不許可或者高價許可，上述個體行為的加總，最終導致技術標準系統(tǒng)之上發(fā)生“反公有”（TheTragedyofCommons）狀態(tài)。

一、背景與問題解決“反公有”（TheTragedyofCommons）問題有兩種思路：1.事先措施：制定真正的“公平合理無歧視”的知識產權許可原則。2.事后措施：公平合理的司法判決，禁令與救濟的限制適用ETSIVITAAVSISOITUIEEE技術標準政策

二、技術標準知識產權政策國內外現(xiàn)狀二、技術標準知識產權政策國內外現(xiàn)狀合理無歧視許可（ReasonableAndNon-Discriminatory，RAND）ISO/IEC：“如果基于技術原因，【含知識產權】的技術標準建議被采納，該標準提議人應當要求已知的專利權人做出聲明，承諾權利人將以合理無歧視的許可條件，對世界上所有申請使用標準的人，許可其在世界范圍內使用他的權利。這樣的談判應在當事人之間、ISO/IEC之外進行。ITU-T：，“要把在技術組對專利的探討限制在最小的程度，把所有有關專利的糾紛（例如許可，許可費等）都留給有關方，無論如何，都在標準組織以外進行?！倍鄶?shù)標準化機構技術標準中專利的許可條件實際上交給當事人，按照私法的一般規(guī)則，即私人自治，契約自由的原則，通過雙方談判達成，通常處于保密狀態(tài)，甚至雙方專門簽署關于許可條件的保密協(xié)議（non-disclosureagreement,NDA）。這導致專利許可成本和范圍被不確定性所籠罩。“有此合理且無歧視的許可條件實際上不能證明比沒有它更好”。

二、技術標準知識產權政策國內外現(xiàn)狀IEEE的知識產權政策為了保證標準適用的廣泛性和減少標準使用中的不確定性，IEEE-SA希望能夠制定政策促使專利權人在標準被批準之前就披露必要專利的許可條款，并希望這些許可條件是比較合理的。

二、技術標準知識產權政策國內外現(xiàn)狀AVS知識產權政策分析為減少提案人埋伏專利，有利于保持標準的開放性，專利池許可簡明而費率低，不會給市場進入帶來壁壘效果。一元錢的許可費水平很可能缺乏普適性。AVS屬于新興標準，需要和市場基礎已經(jīng)相當好的MPEG2標準競爭。CMMB－手機電視標準

二、技術標準知識產權政策國內外現(xiàn)狀WSC的免費授權政策W3C通過免費的授權政策而實現(xiàn)標準的廣泛普及，形成市場主導標準。“聯(lián)合國貿易促進和電子商務中心”(UN/CEFACT)的知識產權政策規(guī)定，如果其已知必要知識產權無法免費而無限制的獲得，UN/CEFACT將不批準涉及該知識產權的技術規(guī)范。因此，標準制定參與人負有義務，就參與制定的UN/CEFACT標準實施不得主張權利。如果他不愿意為以上權利放棄，他必須按照UN/CEFACT知識產權政策披露，以便豁免自己的知識產權。如果沒有披露，則自動導致上述權利放棄事前披露RAND原則VITA無疑代表著一種方向，表明技術標準中的知識產權許可的不確定性，已經(jīng)受到各界的高度重視，而且，大家正努力創(chuàng)造規(guī)則，提高法律和市場的可預見性。二、技術標準知識產權政策國內外現(xiàn)狀所有現(xiàn)有的技術標準的知識產權政策由于RAND許可規(guī)則的內涵和邊界模糊，加上技術標準制定者擔心“共謀”的嫌疑，技術標準中的專利許可政策始終沒有尋找出有效的辦法，引發(fā)大規(guī)模訴訟。三、相關訴訟案例分析博通與高通案2005年7月，博通（Broadcom）主張高通許可WCDMA技術與芯片的行為，違反“公平、合理且無歧視”的許可條件承諾，是反競爭行為。同年11月，博通、愛立信、諾基亞、NEC等六家公司，以類似理由，分別向歐盟委員會提出請求，要求調查高通。美國上訴法院認為，在一個基于一致同意的標準制定環(huán)境，如果一個專利權人虛假承諾將依照“公平、合理且無歧視”的條件許可標準可能涉及到的必要專利，而標準組織由于信賴這一承諾而將其技術納入到標準中，那么，專利權人事后違反自己的承諾就是一個可訴的反競爭行為。上訴法院無疑已經(jīng)開始突破既存規(guī)則：私權自治、市場選擇三、相關訴訟案例分析eBay案在專利侵權中是否適用永久禁令的四要素測試法：（1）已經(jīng)遭受不可恢復的損害；（2）通過法律途徑獲得的補償，如金錢補償，不足以補償該損害；（3）鑒于原被告之間困難的平衡，應以衡平法原則裁決補償；（4）公共利益不會因永久禁令而受到損害。鑒于沒有造成不可恢復的損害，且公共利益會因為永久禁令而受損，法院據(jù)以解除了禁令。三、相關訴訟案例分析

Rambus

Rambus擁有SDRAM以及DDRDRAM標準中的四項專利，從2000年開始，它持續(xù)多年的發(fā)動專利侵權案。2000年，Rambus公司正式向美國弗吉尼亞州Richmond市聯(lián)邦地區(qū)法院起訴，指控七家大型存儲器廠商侵犯SDRAM與DDRDRAM標準相關的四項專利權，同時威脅說：“那些期望通過反訴解決問題的公司將要比直接支付授權費用的公司付出更多的專利使用費。”并且對于“在訴訟中失敗的公司不授予專利使用權。”

從2000年6月開始，包括東芝、日立、索尼在內的多家日本公司開始讓步，申請從Rambus處獲得SDRAM技術的專利授權，但是很多公司也強烈反對Rambus的這種作法，并開始積極反訴。其中，最著名的就是德國的Infineon公司。

三、相關訴訟案例分析一審法院判決：Rambus構成欺詐，應在全美范圍內停止相關專利權的指控；Rambus在SDRAM標準制訂過程中的專利使用不合法；Rambus補償給Infineon造成的損失。二審法院

聯(lián)邦巡回上訴法院推翻了一審的判決，認定Rambus沒有欺詐行為。上訴法院認為：標準機構僅僅鼓勵成員披露專利而不是強制成員披露專利；標準機構專利政策僅僅要求公司披露已經(jīng)獲得的專利，而沒有要求披露正在申請的、尚未獲得的專利；Rambus沒有違反專利政策，因為該政策僅僅鼓勵自愿披露標準中必要專利；即使政策是強制性的，JEDEC也沒有說明未披露專利的處罰措施。而且，在法庭的書面意見中寫道：“事實也許證明Rambus在申請覆蓋SDRAM標準的專利，但是這也只能說明該公司的商業(yè)道德存在問題，而沒有充分的證據(jù)說明其違反了披露政策”。三、相關訴訟案例分析2005年3月，Rambus和Infineon達成和解協(xié)議：Infineon同意每三個月支付590萬美元作為授權費用；同時，雙方撤除針對對方的全部訴訟，從2005年11月持續(xù)到2007年的11月。在這之后，如果Rambus有足夠的其他證據(jù)，Infineon將支付一億美元。但是，一切并非塵埃落定。美國聯(lián)邦貿易委員會（FederalTradeCommission,FTC）的反壟斷調查介入，改變了Rambus的命運。

2007年2月，F(xiàn)TC確定Rambus公司構成壟斷并宣告實施強制許可三、相關訴訟案例分析阿爾卡特－朗訊公司與微軟專利案日本對高通公司啟動反壟斷調查微軟與CarlosArmandoAmado專利侵權案

（DECIDED:February26,2008ThejudgegaveMicrosoftacompulsorylicensewitharoyaltyof$.12percopyofMSOffice.）三、相關訴訟案例分析Amado是美國5，293，615號專利的發(fā)明人及權利人，他擁有的專利是通過一個簡單的電子表格可以將微軟Excel、Access數(shù)據(jù)聯(lián)系起來。2003年3月7日，Amado起訴微軟在MicrosoftOffice軟件的若干個版本中未經(jīng)其許可使用了該專利。2005年6月，法院裁決上述專利有效，微軟侵權成立，要求微軟支付相當于每個侵權拷貝0.04美元的合理許可費。法院同意Amado有關永久禁令的要求，但給予該禁令7天的延展期，即至解決方案或放棄上訴權后7日實施。費用：原告請求2美元，法院盤就額0.04美元，在禁令生效之前支付的費用為判決的三倍0.12美元）三、相關訴訟案例分析N-Data案的分析四、技術標準中專利劫持的法律規(guī)制123ICT技術標準實施過程中的專利挾持

禁令救濟的限制適用

合理的補償費用強制許可四、技術標準中專利劫持的法律規(guī)制專利劫持、專利埋伏：構成壟斷和妨害公共利益兩種情況下的禁令適用問題：（1）權利人“放水養(yǎng)魚”，懈怠行使自己的權利；（2）權利人沒有誠實信用的遵守標準組織的知識產權政策，或者沒有參加標準組織，拒絕許可標準涉及到必要專利

四、技術標準中專利劫持的法律規(guī)制英美法中的禁令救濟規(guī)則

禁令規(guī)則：有權利必有救濟

中國現(xiàn)行法律中的禁令救濟制度專利侵權的禁令適用1）訴前禁令：TRIPs協(xié)定的義務最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規(guī)定請求要件（一）專利權人應當提交證明其專利權真實有效的文件。

（二）利害關系人應當提供有關專利實施許可合同及其在國務院專利行政部門備案的證明材料。

排他實施許可合同的被許可人單獨提出申請的，應當提交專利權人放棄申請的證明材料。

專利財產權利的繼承人應當提交已經(jīng)繼承或者正在繼承的證據(jù)材料。

（三）提交證明被申請人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為的證據(jù)，包括被控侵權產品以及專利技術與被控侵權產品技術特征對比材料等。

專利侵權的禁令適用《專利法》第61條規(guī)定:“專利權人或者利害關系人有證據(jù)證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施?！睂＠謾嗟慕钸m用最高人民法院《關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規(guī)定》就專利訴訟中的訴前禁令制度的目的、適用條件、實施等問題作出明確的規(guī)定。根據(jù)《訴前停止侵犯專利權規(guī)定》，專利權人或者利害關系人可以在訴前向人民法院申請責令被申請人停止侵犯專利權的行為，訴前停止侵犯專利權行為也包括在提起專利侵權訴訟的同時要求人民法院作出停止侵權行為的先行裁定。專利侵權的禁令適用《民法通則》第134條所規(guī)定的民事責任方式之一停止侵害，也是專利侵權人的一種責任形式，相當于英美法上的永久性禁令。專利侵權的禁令適用《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第107條對“先予執(zhí)行”的適用作了擴充解釋，使先予執(zhí)行的適用范圍除了追索贍養(yǎng)費、醫(yī)療費、勞動報酬等特定金錢債務外，還包括了需要立即停止侵害、排除妨礙以及需要立即制止某項行為的情況。因此該107條司法解釋也可能成為專利權人申請禁令的法律依據(jù)。但司法實踐中少見利用先予執(zhí)行制度來制止訴訟過程中的專利侵權行為的情形。專利侵權的禁令適用擔保與反擔保申請人提交擔保在執(zhí)行停止有關行為裁定過程中，被申請人可能因采取該項措施造成更大損失的，人民法院可以責令申請人追加相應的擔保。申請人不追加擔保的，解除有關停止措施停止侵犯專利權行為裁定所采取的措施，不因被申請人提出反擔保而解除。訴前禁令的執(zhí)行法院受理后，應當在四十八小時內作出書面裁定；裁定責令被申請人停止侵犯專利權行為的，應當立即開始執(zhí)行專利侵權的禁令適用復議：復議期間不停止裁定的執(zhí)行。人民法院對當事人提出的復議申請應當從以下方面進行審查：

（一）被申請人正在實施或即將實施的行為是否構成侵犯專利權；

（二）不采取有關措施，是否會給申請人合法權益造成難以彌補的損害；

（三）申請人提供擔保的情況；

（四）責令被申請人停止有關行為是否損害社會公共利益。

專利侵權的禁令適用討論我國受理訴前禁令案件300多件，實際裁定支持率達到88％。未來ICT技術標準實施中大量專利侵權糾紛的可能，禁令救濟應當考慮適當限制

專利侵權的禁令適用2）永久禁令法定排他權本身即為支持永久性禁令的一般性原則提供了足夠正當?shù)睦碛?。在認定侵權的情況下，權利人有權要求停止侵權。侵權＝頒發(fā)禁令？？？

是否有例外？四、技術標準中專利劫持的法律規(guī)制公共利益：強制許可與禁令限制專利權“懈怠”（Laches）與禁令適用

專利不可執(zhí)行與拒簽禁令涉及技術標準專利侵權的禁令限制適用構成懈怠基本條件：（1）權利人在知道或者應當知道其權利被侵犯后不合理地遲延提起訴訟;（2）該遲延給侵權人造成損害。

五、技術標準中的專利權限制

—必然性討論1、從專利進入技術標準的動因分析其必然性2、專利權人在參與技術標準制定時的承諾是事先的合同限制3、公平競爭與公共利益考慮――司法救濟的限制4、對我國實施標準中專利侵權判斷原則的討論2008年7月8日最高人民法院關于朝陽興諾公司按照建設部頒發(fā)的行業(yè)標準《復合載體夯擴樁設計規(guī)程》設計、施工而實施標準中專利的行為是否構成侵犯專利權問題的函。五、技術標準中的專利權限制

—必然性討論專利法第三次修改中有關強制許可的規(guī)定對技術標準實施的適用第四十八條：被認定為壟斷行為第四十九條：公共利益第五十二條：半導體技術，公共利益

公平無歧視（RAND）原則是ICT標準化組織和知識產權權利人妥協(xié)的產物。這種模棱兩可、左右逢源的所謂公平無歧視原則最多屬于“憲法性”權利。要真正實現(xiàn)公平無歧視許可，還必須有具體的可操作的許可政策來保證。而要解決技術標準這類公共領域的知識產權使用的公共利益問題，必須要在司法層面上加以保證。一旦發(fā)生專利侵權糾紛，應當慎用司法“禁令”，避免“專利夾持”（holdup