□ 蔣碧珠 崔朝利 李麗娜 張艷 張清濤目前國內(nèi)大學(xué)和科研院所專利申請(qǐng)的熱情很高，但是筆者在審查實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)□ 蔣碧珠 崔朝利 李麗娜 張艷 張清濤目前國內(nèi)大學(xué)和科研院所專利申請(qǐng)的熱情很高，但是筆者在審查實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，該類發(fā)明人的發(fā)明專利常常面臨著被自己發(fā)表的文章破壞新穎性或創(chuàng)造性的尷尬局面。究其原因，還在于國內(nèi)申請(qǐng)人對(duì)于專利法的了解不夠全面，不清楚文章發(fā)表與專利申請(qǐng)之間的時(shí)間關(guān)系，以至于造成損失。這一點(diǎn)在筆者與科研院所的技術(shù)人員交流中得到證實(shí)，他們經(jīng)常會(huì)問自己發(fā)表了與申請(qǐng)相關(guān)的文章是否算公開？國外雜志上發(fā)表的文章是否算公開？諸如此類的問題。本文作者結(jié)合自己的審查實(shí)踐，從專利審查過程的角度出發(fā)，闡述文章發(fā)表與專利申請(qǐng)之間的時(shí)間關(guān)系，以期能解決發(fā)明人的上述困惑。而泄露其內(nèi)容的，這幾種情況都不喪失新穎性。發(fā)明人如果合理利用此規(guī)定，也可以避免專利的權(quán)利喪失。案例探討下面筆者以一件申請(qǐng)人為某所大學(xué)的專利申請(qǐng)為例，介紹在高?；蛘呖蒲性核陌l(fā)明專利申請(qǐng)中，文章發(fā)表與專利申請(qǐng)之間的時(shí)間關(guān)系，對(duì)該申請(qǐng)的權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性的判斷的影響，供發(fā)明人在專利申請(qǐng)時(shí)參考。1．案情簡介該申請(qǐng)的申請(qǐng)人為某所大學(xué)，涉及諧振激光動(dòng)力的微型加速器平臺(tái)，申請(qǐng)日是2008年4月4日，優(yōu)先權(quán)日是2007年4月4日。之所以選取該案例，是因?yàn)樵摪咐婕暗那闆r比較復(fù)雜，通過該案例的講解，讀者應(yīng)該能對(duì)提交申請(qǐng)和發(fā)表文章的時(shí)間之間的關(guān)系有一個(gè)比較全面的理解。該申請(qǐng)有很多個(gè)同族1，歐洲、美國、澳大利亞、加拿大、韓國、日本。PCT，國際檢索報(bào)告以及同族審查過程是審查員必看的而且是最優(yōu)先看的。本申請(qǐng)的國際檢索報(bào)告上列了三篇專利文獻(xiàn)，國際階段認(rèn)為這三篇專利文獻(xiàn)能夠影響本申請(qǐng)的所有權(quán)利要求的新穎性/創(chuàng)造性。歐局審查時(shí)也使用了這三篇專利文獻(xiàn)，結(jié)論與國際階段相同。申請(qǐng)人的意見陳述中有一條是對(duì)其中的對(duì)比文件1影響權(quán)利要求1的新穎性持不同觀點(diǎn)，然而歐局在接下來的交流中仍堅(jiān)持原先的意見。其它同族在筆者發(fā)出第一次審查意見通知書之前都尚未發(fā)出審查意見通知書。2．筆者的審查過程（1）查看國際檢索書面意見和同族審查員審查意見以及申請(qǐng)人的意見陳述筆者經(jīng)過核查，贊同申請(qǐng)人在歐局所作出的爭辯專利法的相關(guān)規(guī)定專利法第22條第五款規(guī)定，本法所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請(qǐng)日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。由此可知，一篇文章，只要其發(fā)表的時(shí)間在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前就屬于現(xiàn)有技術(shù)而不管其作者是誰，期刊的地域是哪里。發(fā)明人發(fā)表了與專利相關(guān)甚至完全一樣的文章，如果這篇文章的發(fā)表時(shí)間在專利的申請(qǐng)人之前，那么將會(huì)破壞專利法的新穎性或創(chuàng)造性；如果其發(fā)表時(shí)間是在專利的申請(qǐng)日之后，那么，就算與本申請(qǐng)說明書一模一樣，也不能影響本發(fā)明的新穎性或者創(chuàng)造性。除了文章發(fā)表科研人員還會(huì)經(jīng)常參與學(xué)術(shù)會(huì)議、展會(huì)等活動(dòng)，在這些活動(dòng)中所作的研究，提交的論文，也可能會(huì)成為破壞相關(guān)專利的新穎性和創(chuàng)造性的證據(jù)。但是，專利法第24條也規(guī)定了，申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)，在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會(huì)上首次展出的，或者在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表的、或者他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意1同族專利檢索是指對(duì)與被檢索的專利或?qū)＠暾?qǐng)具有共同優(yōu)先權(quán)的其他專利或?qū)＠暾?qǐng)及其公布情況進(jìn)行的檢索該檢索的目的是找出該專利或?qū)＠暾?qǐng)的同族專利文獻(xiàn)（專利）號(hào)。2012年第6期中國發(fā)明與專利91CHINAINVENTION&TENT審查實(shí)踐與研究 PatentExaminationPractice&Reseach意見，認(rèn)為對(duì)比文件1審查實(shí)踐與研究 PatentExaminationPractice&Reseach意見，認(rèn)為對(duì)比文件1并不能影響權(quán)利要求1的新穎性和創(chuàng)造性。（2）審查員檢索過程以及常見的檢索方式首先是在中文庫中查看申請(qǐng)人的其它申請(qǐng)其次，對(duì)于高校申請(qǐng)，接下來就是查看本申請(qǐng)的發(fā)明人發(fā)表的中文和外文期刊或會(huì)議文獻(xiàn)。高校申請(qǐng)的特點(diǎn)是發(fā)明人所作的研究一般比較前沿，能在專利數(shù)據(jù)庫中找到能影響其新穎性或創(chuàng)造性的文件的情況是比較少的，所以非專利文獻(xiàn)的檢索就顯得特別重要。對(duì)于本申請(qǐng)的領(lǐng)域，審查員的了解也不是十分透徹（這屬于很正常的情況，審查員由于業(yè)務(wù)需要，知識(shí)面可能夠廣，但是深入了解的程度肯定不如發(fā)明人，除非剛好是審查員自己特別熟悉的領(lǐng)域，在檢索對(duì)比文件之前，通常需要先到CNKI查找一些博士學(xué)位論文或者碩士學(xué)位論文，對(duì)整個(gè)領(lǐng)域有個(gè)大體的了解，然后再重新閱讀本申請(qǐng)，抓住本申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)上的發(fā)明點(diǎn)，在之后的檢索過程中，重點(diǎn)看這些發(fā)明點(diǎn)有沒有被文獻(xiàn)公開。對(duì)于高?；蛘呖蒲性核纳暾?qǐng)，接下來做的事情是，把發(fā)明人的所有文章、有必要時(shí)還須把發(fā)明人所在研究組的其它研究生或者導(dǎo)師的文章都找出來，如果篇數(shù)不多，比如二三十篇，就地毯式搜索，一篇一篇瀏覽。如果篇數(shù)太多，則結(jié)合關(guān)鍵詞檢索來排除一些文獻(xiàn)。不過實(shí)在排除不了的還是需要一篇一篇看。所以審案子之余，筆者經(jīng)常感嘆，以前研究生時(shí)代，導(dǎo)師的文章都沒拜讀全，為了偷懶只看與自己做的方向相關(guān)的文章但現(xiàn)在只要碰上高校的申請(qǐng)，就都需要把發(fā)明人所在的小組的所有相關(guān)文章都瀏覽個(gè)遍，沒有偷懶的余地?；氐竭@份申請(qǐng)上來這份申請(qǐng)比較奇怪的地方是：歐局作出的補(bǔ)充檢索報(bào)告里并沒有列出新的對(duì)比文件，其第一次審查意見使用了國際檢索報(bào)告上列出的三篇對(duì)比文件在申請(qǐng)人修改后，歐局又列了一份發(fā)明人發(fā)表的非專利文獻(xiàn)列表，洋洋灑灑34篇，但接下來的審查意見并沒有使用其中任何一篇非專利文獻(xiàn)，而是堅(jiān)持原來的審查意見，認(rèn)為國際檢索報(bào)告列出的對(duì)比文件1可以影響本申請(qǐng)的權(quán)利要求1的新穎性。筆者并不能贊同該審查意見，經(jīng)核查，申請(qǐng)人的爭辯的意見是正確的，對(duì)比文件1至少?zèng)]有公開權(quán)利要求1的具有“多個(gè)槽”的特征，也就是說，至少對(duì)比文件1是影響不了權(quán)利要求1的新穎性的。為了避免漏檢2，筆者從googlescholar里把歐局列出的34篇文獻(xiàn)盡量找到并下載，總共找到其中的27篇。這這27篇文獻(xiàn)里，有一篇文獻(xiàn)公開了權(quán)利要求1的具“多個(gè)槽的特征但是從該文獻(xiàn)上只能看出該文獻(xiàn)的發(fā)表時(shí)間是2008根《專利審查指南3的規(guī)定“出版物的印刷日視為公開日，有其他證據(jù)證明其公開日的除外。印刷日只寫明年月或者年份的，以所寫月份的最后一日或者所寫年份的12月31日為公開日，因此，該文獻(xiàn)的公開時(shí)間應(yīng)該視為2008年12月31日。而本申請(qǐng)的申請(qǐng)日是2008年4月4日，優(yōu)先權(quán)日是2007年4月4日。因此，該文獻(xiàn)從時(shí)間上來看，肯定不能用做影響本申請(qǐng)權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性的對(duì)比文件。對(duì)于非專利文獻(xiàn)的公開日期的確定，讀者還可以參見李剛和吳荻在《中國發(fā)明與專利》2012年第1期發(fā)表的題目為“論CNKI非專利文獻(xiàn)公開日期的確定”的文章。另外，即使是這種文獻(xiàn)，只要內(nèi)容足夠相關(guān)，審查員也不會(huì)馬上就放棄這篇文獻(xiàn)。因?yàn)?，如果沒有找到其它更相關(guān)而且公開時(shí)間在申請(qǐng)日之前的文獻(xiàn)的話，那么很可能就以這篇文獻(xiàn)為基礎(chǔ)追蹤其引用的文獻(xiàn)，也有可能找到不但內(nèi)容相關(guān)而且時(shí)間合適的對(duì)比文件。接著瀏覽這27篇文獻(xiàn)的其余文獻(xiàn)，找到了一篇文獻(xiàn)，不但內(nèi)容相關(guān)，而且發(fā)表時(shí)間是2002年，由于2002年在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日、優(yōu)先權(quán)日之前，因此，筆者將其列為本申請(qǐng)的對(duì)比文件1，其可以影響權(quán)利要求1的新穎性。不過，對(duì)比文件1無法影響從屬權(quán)利要求4-6、1-13的新穎性，而且，也無法影響這些權(quán)利要求的創(chuàng)造性。因此需要繼續(xù)瀏覽這27篇文獻(xiàn)的其余文獻(xiàn)。找到第二篇文獻(xiàn)，其記載了從屬權(quán)利要求4-6、1-13的附加技術(shù)特征，并且作用相同，具備結(jié)合的啟示。不2漏檢是指存在文獻(xiàn)可以影響本申請(qǐng)權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性，但審查員在檢索的過程中把這篇文獻(xiàn)給漏掉了。3參見《專利審查指南》第二部分第三章2.1.2.1。92中國發(fā)明與專利2012年第6期CHINAINVENTION&TENT審查實(shí)踐與研究 PatentExaminationPractice&Reseach過4這篇文獻(xiàn)的發(fā)表時(shí)間是2007年，如上所述，根據(jù)《專利審查指南》第審查實(shí)踐與研究 PatentExaminationPractice&Reseach過4這篇文獻(xiàn)的發(fā)表時(shí)間是2007年，如上所述，根據(jù)《專利審查指南》第154頁的規(guī)定，這篇文獻(xiàn)只能按照2007年12月31日公開來處理。本申請(qǐng)的申請(qǐng)日是2008年4月4日，優(yōu)先權(quán)日是2007年4月4日，也就是說，這篇文獻(xiàn)的公開時(shí)間2007年12月31日在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間。那么，這種情況下，這篇文獻(xiàn)到底能不能作為對(duì)比文件來影響本申請(qǐng)的創(chuàng)造性呢？（3）核實(shí)優(yōu)先權(quán)——當(dāng)文獻(xiàn)發(fā)表時(shí)間介于申請(qǐng)日和優(yōu)先權(quán)日之間時(shí)《專利審查指南5第226頁指出了需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)的3種情況。由于本文著重在于使用申請(qǐng)人發(fā)表的期刊或者會(huì)議文獻(xiàn)來作為對(duì)比文件，而期刊或者會(huì)議文獻(xiàn)不可能成為抵觸申請(qǐng)文件（因?yàn)榈钟|申請(qǐng)文件必定是專利申請(qǐng)文件，因此，本文所舉案例需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)的情況，只可能是第（1）種情況“對(duì)比文件公開了與申請(qǐng)的主題相同或密切相關(guān)的內(nèi)容，而且對(duì)比文件的公開日在申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，即該對(duì)比文件構(gòu)成PX或PY類文件。核實(shí)優(yōu)先權(quán)的目的是核查申請(qǐng)人要求的優(yōu)先權(quán)是否能依照專利法第29條的規(guī)定成立。一份申請(qǐng)，并不是說它要求了優(yōu)先權(quán)，它的所有權(quán)利要求就都享有優(yōu)先權(quán)，還有可能出現(xiàn)部分的權(quán)利要求不能享有優(yōu)先權(quán)的情況。部分優(yōu)先權(quán)的出現(xiàn)是由于申請(qǐng)人對(duì)在先申請(qǐng)中的發(fā)明作進(jìn)一步的改進(jìn)或者改善，在其在后申請(qǐng)中，可能會(huì)增加在先申請(qǐng)中沒有的技術(shù)方案。這個(gè)新增加的在先申請(qǐng)中沒有的技術(shù)方案就不能享有優(yōu)先權(quán)，針對(duì)該權(quán)利要求所使用的對(duì)比文件的公開日就只需要在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前。比如，本申請(qǐng)的申請(qǐng)日是2008年4月4日，優(yōu)先權(quán)日是2007年4月4日，本申請(qǐng)的權(quán)利要求1經(jīng)過審查員核實(shí)可以享有優(yōu)先權(quán)，因此，用于評(píng)述權(quán)利要求1的對(duì)比文件1的公開日就必須在本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日2007年4月4日之前。而經(jīng)過審查員核實(shí)，本申請(qǐng)的從屬權(quán)利要求4-61-13都不能享有優(yōu)先權(quán)因此，用于與對(duì)比文件1結(jié)合評(píng)述這些權(quán)利要求的對(duì)比文件2的公開日只需要在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日2008年4月4日之前。另外，對(duì)比文件1既然已經(jīng)在本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日之前公開了，必然在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前公開了，因此這里不需要再重復(fù)考慮一次對(duì)比文件1的時(shí)間上是否合適的問題。從上面可以看出，針對(duì)這個(gè)案例，能否享有優(yōu)先權(quán)成了上述從屬權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案是否具備新穎性創(chuàng)造性的決定性條件。這也是文獻(xiàn)的發(fā)表時(shí)間之所以重要的原因。建議從理論上來說，只要申請(qǐng)人的會(huì)議或期刊文獻(xiàn)的發(fā)表時(shí)間在所提交的發(fā)明專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后（包括申請(qǐng)日當(dāng)天，那么，這些會(huì)議或期刊文獻(xiàn)就不能作為對(duì)比文件來影響本申請(qǐng)的新穎性或創(chuàng)造性。所以極端的做法是在文獻(xiàn)發(fā)表當(dāng)天提交發(fā)明專利申請(qǐng)保險(xiǎn)的做法是等提交了發(fā)明專利申請(qǐng)之后再投文章，這樣能保證該文章的公開日在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后。另外，如果提交了一份申請(qǐng)之后發(fā)現(xiàn)技術(shù)方案還存在可以改進(jìn)的地方，怎么辦呢？比如上面舉的例子里的從屬權(quán)利要求4-61-13所要求保護(hù)的技術(shù)方案，是在其優(yōu)先權(quán)文本所記載的技術(shù)方案的基礎(chǔ)上所做的改進(jìn)。簡單的處理辦法是再提交一份申請(qǐng)，僅要求保護(hù)改進(jìn)后的技術(shù)方案。而如果出于節(jié)約專利維持費(fèi)用等目的，根據(jù)專利法第29條第二款的規(guī)定“申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)，申請(qǐng)人也可以選擇提交一份新申請(qǐng)并要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，并在這份