1、獲得和有效的利用專利,陳維國 美國飛翰律師事務(wù)所,為什么中國公司是訴訟目標(biāo),中國之崛起，世界為之震動 中國公司越來越強(qiáng)大, 出口產(chǎn)品到美國數(shù)量增多 市場份額增大 從低端服裝玩具，走向高端電子生物化學(xué)產(chǎn)品 DVD, TV 專利訴訟，市場上的角逐的武器 中國公司壯大之同時，缺少專利盔甲的保護(hù) 很少有公司訴IBM 日本公司20年前，訴訟目標(biāo)，上億美元賠償 大量在美國申請專利，有效保護(hù)自己，由被告轉(zhuǎn)為原告,專利訴訟導(dǎo)致的結(jié)果,巨額專利訴訟賠償 過去五年，至少有10起專利判決或和解的賠償額在一億美元以上，有4起在5億美元以上 幾千萬美元賠償額司空見慣 非美國公司包括日本公司，韓國公司，臺灣公司在美國頻頻

2、被訴 中國公司平均至少每月數(shù)家在美國被訴，剛剛開始 隨著中國公司出口產(chǎn)品到美國數(shù)量增多，越來越多中國公司會在美國被訴。 客戶暫停進(jìn)口產(chǎn)品 高昂的律師費(fèi)用 上千萬美元律師費(fèi)用 公司內(nèi)部資源消耗,建立專利組合,中國公司 專利部是服務(wù)部門，是公司運(yùn)作的成本（越低越好） 目標(biāo) 專利成為盈利部門，有自己的商業(yè)運(yùn)作 日立公司 70年代，每年收取專利費(fèi) 5 百萬美元，付出專利費(fèi) 9千5百萬美元，虧損9千萬美元 大量申請專利 90年代，96年收取專利費(fèi) 4億5千5百萬美元，付出專利費(fèi) 9千1百萬美元，盈利3億6千4百萬美元 21世紀(jì)，專利費(fèi)盈利近10億美元 正泰 v 施耐德,建立有效的專利組合,什么是專利？,

3、1,建立有效的專利組合,第一層次：專利的兩個方面 防衛(wèi)型專利 攻擊型專利,1,建立專利組合,防衛(wèi)型專利 專利申請的權(quán)利要求 針對公司的技術(shù)和產(chǎn)品，適當(dāng)擴(kuò)大權(quán)利要求范圍 目的是保護(hù)公司產(chǎn)品不被競爭對手仿制 保護(hù)產(chǎn)品市場 防止其他公司應(yīng)用本公司的專利技術(shù),1,建立專利組合,防衛(wèi)型專利 舉例 跨洋運(yùn)輸方法 與公司工程師，專利律師合作，考察可申請專利的各個方面,1,建立專利組合,攻擊型專利（策略型） 必須有三方的參與及支持, 商業(yè)決策，專利，工程師密切合作，預(yù)測未來產(chǎn)業(yè)趨勢 預(yù)測市場趨勢，預(yù)期下一代新產(chǎn)品必要的技術(shù), 應(yīng)為之申請專利 使專利的權(quán)利要求涵蓋到競爭對手的產(chǎn)品上 圍繞核心技術(shù)，廣泛申請專利，

4、將來用來告別人或作防衛(wèi)反擊，收取許可費(fèi) 交叉許可 特點(diǎn)：專利權(quán)利要求范圍廣，圍繞核心技術(shù)多申請,1,建立專利組合,攻擊型專利 舉例 分析競爭對手所有有效專利 找出競爭對手專利組合中的漏洞 例如，一個產(chǎn)品，有幾個方面，在某兩個方面沒有專利。 公司集中工程師，提出改進(jìn)方案，在這兩個方面申請專利 將來用來遏制競爭對手,1,建立專利組合,案例： 寶麗萊 v 柯達(dá) IBM,1,獲得真正保護(hù)發(fā)明的專利,第二層次：質(zhì)量是專利的生命 舉例： “including a peripheral board having all the input/output interfaces ” “有一個外圍設(shè)備板，包含了所

5、有的輸入/輸出界面” 問題：權(quán)利要求范圍太窄，競爭對手很容易繞過權(quán)利要求 “units that are quickly and easily joined together and separable from each other” “不同的單元可以很快并且很容易的被結(jié)合和被分開” 問題：美國專利法112條 權(quán)利要求要有確定性,2,獲得真正保護(hù)發(fā)明的專利,獲得真正保護(hù)發(fā)明的專利 2.1 權(quán)利要求的撰寫 2.2 說明書的撰寫 2.3 答復(fù)審查員意見,2,Claim Drafting 權(quán)利要求的撰寫,撰寫權(quán)利要求 從和發(fā)明人座談開始 Prosecution history estoppel 理

6、解發(fā)明 Understand the invention 等同技術(shù) 范圍廣的權(quán)利要求 Alternative technologies 技術(shù)發(fā)展前景 涵蓋將來出現(xiàn)的技術(shù) Future technology 競爭對手技術(shù) -涵蓋競爭對可能采用的技術(shù) Competitors technology,Claim Drafting 權(quán)利要求的撰寫,撰寫在先有技術(shù)允許的情況下最廣的權(quán)利要求 Drafting broadest claim allowed by the prior art 把發(fā)明的各個技術(shù)特征列出來 list those elements of an invention 決定各個技術(shù)特征是不

7、是對發(fā)明的功能是必要的 necessary for the functionality of the invention? 決定各個技術(shù)特征是不是對區(qū)別現(xiàn)有技術(shù)是必要的 needed for distinguishing the invention over the prior art?,Claim Drafting 權(quán)利要求的撰寫,撰寫在先有技術(shù)允許的情況下最廣的權(quán)利要求 Drafting broadest claim allowed by the prior art 在不影響區(qū)別先有技術(shù)的情況下，看各個技術(shù)特征是否可以用更概括的和廣泛的詞匯來描述 generalize or broaden

8、 in terminology without compromising claim novelty 在不影響區(qū)別現(xiàn)有技術(shù)的情況下，看能不能把多個技術(shù)特征合并為更少的技術(shù)特征 combine elements into fewer and more general elements without compromising claim novelty,2.1 權(quán)利要求的撰寫 想著證明侵權(quán),撰寫在先有技術(shù)允許的情況下最廣的權(quán)利要求 侵權(quán)產(chǎn)品必須包含權(quán)利要求里的所有技術(shù)特征 審核權(quán)利要求，去掉所有不是必要的詞 是否在區(qū)別先有技術(shù)上必要 是否在描述發(fā)明的功能上必要,Is it necessary?

9、是否必要,2.1 權(quán)利要求的撰寫 想著證明侵權(quán),用最廣的詞匯描寫技術(shù)特征 (generalize or broaden in terminology ) 舉例：把陶瓷在高溫400度加熱 美國允許用“大概”(about, substantially) 把陶瓷在高溫大概400度加熱，或大概350到450度 舉例：醫(yī)療上的信號采集處理方法 用單片機(jī) “單片機(jī)”能否幫助區(qū)別先有技術(shù) 否 “單片機(jī)”是否是發(fā)明的必要 否 去掉或 Generalize - 處理器,Claim Drafting 權(quán)利要求的撰寫,1. 帶有MP3播放器的墨鏡，包括 眼鏡架 第一個鏡框 第二個鏡框 MP3格式存儲器 電源 第一個

10、耳機(jī)支架 第一個耳機(jī) 第二個耳機(jī)支架 第二個耳機(jī) 連接耳機(jī)和MP3格式存儲器的電路,Claim Drafting 權(quán)利要求的撰寫,1. 帶有MP3播放器的墨鏡，包括 眼鏡架 第一個鏡框 第二個鏡框 MP3格式存儲器 電源 第一個耳機(jī)支架 第一個耳機(jī) 第二個耳機(jī)支架 第二個耳機(jī) 連接耳機(jī)和MP3格式存儲器的電路,眼鏡,播放器,消滅掉專利中的陷阱,1.1 發(fā)明人身份 1.2 申請過程中不正當(dāng)行為 1.3 避免使用的詞匯,3,陷阱 ：發(fā)明人身份,發(fā)明人身份為什么重要？ 發(fā)明人-申請人-所有人,之一,only inventors conceive, others can reduce to pract

11、ice 只有發(fā)明人構(gòu)思創(chuàng)意，其他人去實(shí)踐 claim by claim analysis 權(quán)利要求決定發(fā)明人,“Touchstone of Inventorship” = Conception 對發(fā)明的創(chuàng)意有貢獻(xiàn),如何決定誰是發(fā)明人,如何決定誰是發(fā)明人,Stern v. Columbia Univ., 434 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2006) 發(fā)明人 Bito 發(fā)明一種治療眼病化學(xué)成分 試驗(yàn)小動物，兔子，有很好療效 沒有試驗(yàn)靈長類動物和人類 Stern 試驗(yàn)了靈長類動物和人類 CAFC Conclusions: 沒有對創(chuàng)意有任何貢獻(xiàn) 只是把別人創(chuàng)意付諸實(shí)踐 不是發(fā)明人,中國

12、公司的陷阱,中國申請人是公司，發(fā)明人無所謂 經(jīng)常把不是發(fā)明人的人列為發(fā)明人 （對權(quán)利要求沒有貢獻(xiàn)的人） 王主任是領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)該列為發(fā)明人 小陳作實(shí)驗(yàn)最辛苦，不好意思不列為發(fā)明人 小李要跳槽了，不列他為發(fā)明人,發(fā)明人身份不正確的后果,發(fā)明人身份上故意欺騙美國專利局 申請過程中的不正當(dāng)行為 專利沒有執(zhí)行力（無效） 任何發(fā)明人對發(fā)明都有完全的權(quán)利 小李要跳槽了，不列他為發(fā)明人 小李對發(fā)明有完全的權(quán)利 小李可以授權(quán)任何人實(shí)施該發(fā)明，包括競爭對手,陷阱 ：申請過程中的不正當(dāng)行為,37 C.F.R. 1.56: “Each individual associated with the filing and p

13、rosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability . . . .” 任何和專利申請有關(guān)的人，都有誠信的責(zé)任，向美國專利局提交和專利性有關(guān)的文件 Violation of duty = inequitable c

14、onduct unenforceable patent!,之二,誰有責(zé)任？,37 C.F.R. 1.56: “Each individual ” 發(fā)明人 公司內(nèi)部和外部律師，代理人 every other person who is substantively involved in the preparation or prosecution of the application （其他在專利申請過程中有實(shí)質(zhì)參與的人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，公司領(lǐng)導(dǎo)，).,提交 先有文獻(xiàn),提交所知道的可能對判斷專利性有重要影響的先有文獻(xiàn) 不要求去作檢索 如果作檢索，檢索結(jié)果中重要的文獻(xiàn)一定提交 其他國家申請審查員意見中

15、引用的文獻(xiàn) 最重要的Test - 誠信 舉例： 科學(xué)家筆記 公司內(nèi)部報告，筆記,提交先有文獻(xiàn)責(zé)任終止的時間,提交先有文獻(xiàn)責(zé)任終止的時間一直到專利頒布- until the patent issues,申請審查過程授權(quán)通知付頒布費(fèi)用 FileProsecuteNotice of AllowanceIssue Fee,陷阱 ：說明書里的用語,馬克曼聽證會 Markman Hearing 解釋權(quán)利要求 最為重要的步驟之一 多數(shù)訴訟在馬克曼聽證會后和解 如何解釋權(quán)利要求 說明書 申請文件 答復(fù)審查員意見書,之三,說明書里的用語,“Invention” 發(fā)明 權(quán)利要求：“計數(shù)器和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器相連” 說

16、明書：本發(fā)明計數(shù)器和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器直接連接 法官 - 權(quán)利要求解釋“相連” “直接連接” 說明書用涵義廣的詞匯 計數(shù)器和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器相連，例如，計數(shù)器和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器可以直接連接，在其他例子里，可以不直接相連。,說明書里的用語,“must” “necessary” “必要”“必須”“是” 說明書：計數(shù)器和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器必須直接連接 說明書：催化劑A一定要占0.5% “可以” “may” “也可以”,質(zhì)量是專利的生命,質(zhì)量差的專利 申請費(fèi)浪費(fèi) 浪費(fèi)公司專利律師時間 浪費(fèi)代理律所律師的時間 公司技術(shù)無償公開給社會 競爭對手無償使用 不如不申請,中國公司的對策 - 建立有效的專利組合,專利申請策略

17、 大量申請專利 公司產(chǎn)品市場所在地，制造地 競爭對手產(chǎn)品的制造和市場國家 高質(zhì)量的專利，切實(shí)保護(hù)公司的技術(shù) 適當(dāng)擴(kuò)展權(quán)利要求范圍 請懂美國專利的律師，修改或重新撰寫權(quán)利要求,中國公司的對策 - 建立有效的專利組合,保護(hù)中國市場的專利 美國公司申請中國專利的費(fèi)用5千到1萬美元 中國公司本土專利5千到1萬人民幣 現(xiàn)狀去年本土申請，剛剛超過國際申請 中國專利申請前幾名都是外國公司 大量申請中國專利，保護(hù)中國的市場,中國公司的對策 - 建立有效的專利組合,以中國專利制衡世界（正泰 v 施耐德） 經(jīng)濟(jì)全球化，中國是擴(kuò)過公司產(chǎn)品的加工地 專利權(quán) 禁止制造，使用，銷售，進(jìn)口的權(quán)利 中國公司利用在中國告外國公

18、司專利侵權(quán)，不僅影響在中國的市場，而會波及其全球業(yè)務(wù) 外國公司對中國法律環(huán)境之不了解，不敢冒商業(yè)風(fēng)險 和解其他國家的訴訟 由于產(chǎn)品制造地之特殊地位，加上訴訟成本低廉，中國必將成為世界專利之角逐地,免責(zé)聲明,本材料為公開資料，僅用于教育用途，以便讀者了解美國的知識產(chǎn)權(quán)法律。本材料僅代表作者的個人觀點(diǎn)，并非個人化的法律建議。讀者應(yīng)理解，每宗案件的事實(shí)各有特點(diǎn)，其相應(yīng)的解決方案也會有所不同。因此，本材料既可能與特定的情況有關(guān)，也可能無關(guān)。因此，無論從理論研究角度，還是作為目前及今后委托人的代理人，作者及Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P.均對本材料所表達(dá)的意見概不負(fù)責(zé)