相反的技術(shù)教導(dǎo)對(duì)創(chuàng)造性判斷的影響2010年1月14日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出第14458號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，涉及專利號(hào)為98103175.7、名稱為“儲(chǔ)氫合金以及二次電池”的發(fā)明專利（下稱本專利）。本專利的專利權(quán)人為株式會(huì)社東芝，申請(qǐng)日為1998年6月17日，授權(quán)公告日為2003年7月23日。本案經(jīng)歷了兩輪無(wú)效審查程序及相應(yīng)的行政訴訟程序。本專利授權(quán)公告的權(quán)利要求書包括44項(xiàng)權(quán)利要求，授權(quán)公告的獨(dú)立權(quán)利要求1為：“一種儲(chǔ)氫合金，它含有用鑄造或燒結(jié)方法生產(chǎn)的合金塊或所述合金塊的粉末產(chǎn)物，且所述合金塊由下述通式（1）表示：（Mg1-a-bR1aM1b）Niz其中R1是從稀土元素和Y中選出的至少一種元素；M1是從Al,Ta,VNb,Ga,Mo,Sn,Si和Ag構(gòu)成的組中選出的至少一種元素;且a，b和z的值分別滿足下列條件：0.1WaW0.8，0VbW0.9，1-a-b〉0，以及3WzW3.8?！薄ａ槍?duì)本專利，無(wú)效宣告請(qǐng)求人三德株式會(huì)社（下稱請(qǐng)求人）于2006年8月15日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提交了專利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求（案件編號(hào)為4W01502），其中用于否定本專利創(chuàng)造性的主要證據(jù)如下：證據(jù)1：日本專利JP特開(kāi)平4-358008A公開(kāi)文件及其中文譯文；證據(jù)2：機(jī)械工業(yè)出版社出版、1990年8月第一版第一次印刷的《金屬的凝固：理論、實(shí)踐及應(yīng)用》證據(jù)4：1996年出版的《熔融鹽以及高溫化學(xué)》第39卷第3期的封面、目錄、版權(quán)頁(yè)、正文的第38?46頁(yè)的文章《Mm（混合稀土）——Ni類儲(chǔ)氫合金的微細(xì)結(jié)構(gòu)》及其中文譯文；證據(jù)5：公開(kāi)號(hào)為WO97/03213A1的專利公開(kāi)文件及其中文譯文。專利權(quán)人在口頭審理結(jié)束后于2007年4月25日主動(dòng)刪除了部分權(quán)利要求，保留了34項(xiàng)權(quán)利要求。專利復(fù)審委員會(huì)于2007年6月27日作出第10212號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，該決定以專利權(quán)人主動(dòng)提交的權(quán)利要求書為審查基礎(chǔ)，并指出雖然權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)5的區(qū)別技術(shù)特征被證據(jù)5公開(kāi)，但證據(jù)5給出了采用該區(qū)別技術(shù)特征不能獲得本專利權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案的相反的技術(shù)教導(dǎo)，其他證據(jù)也沒(méi)有給出結(jié)合的技術(shù)啟示，因此權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性，同理，其他權(quán)利要求也具備創(chuàng)造性；基于上述理由，宣告本專利專利權(quán)部分無(wú)效，在專利權(quán)人提交的權(quán)利要求書的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效。請(qǐng)求人不服上述審查決定，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。經(jīng)審理，北京市第一中級(jí)人民法院作出了（2007）一中行初字第1628號(hào)行政判決，認(rèn)定證據(jù)5以比較例的形式將采用激冷法和鑄造法制備鎳系合金的結(jié)果進(jìn)行了比較，由此可見(jiàn)，以鑄造法制備合金是本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)，因此本專利權(quán)利要求1中用鑄造法制造合金的技術(shù)特征已經(jīng)在證據(jù)5中公開(kāi)，專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定“證據(jù)5中沒(méi)有公開(kāi)本專利權(quán)利要求1中的鑄造方法”與事實(shí)不符，撤銷專利復(fù)審委員會(huì)第10212號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定。專利復(fù)審委員會(huì)不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。經(jīng)審理，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為原審判決認(rèn)定正確，維持原判。專利復(fù)審委員會(huì)重新成立合議組對(duì)本案進(jìn)行審理（案件編號(hào)為4W02737）,經(jīng)審理之后作出第14458號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定。合議組仍以專利權(quán)人提交的權(quán)利要求第1~34項(xiàng)為審查基礎(chǔ)，并指出：證據(jù)5公開(kāi)了一種稀土類金屬一鎳系氫吸附合金（參見(jiàn)證據(jù)5中文譯文的權(quán)利要求1以及說(shuō)明書的三個(gè)比較例1-4、2-3、3-3）,本專利權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案與證據(jù)5的區(qū)別技術(shù)特征在于：本專利通過(guò)鑄造或燒結(jié)方法生產(chǎn)權(quán)利要求1限定的儲(chǔ)氫合金，而證據(jù)5是通過(guò)激冷法獲得所需要的儲(chǔ)氫合金，并且證據(jù)5在三個(gè)比較例1-4、2-3、3-3中公開(kāi)了使用鑄造法無(wú)法得到符合其發(fā)明目的的合金。根據(jù)上述區(qū)別技術(shù)特征可確定本申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是：確定所述通式代表的儲(chǔ)氫合金的制造方法。雖然證據(jù)5公開(kāi)了以鑄造法制備合金是本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)，但是，證據(jù)5公開(kāi)了其所需要的合金是通過(guò)激冷法制造得到的，而使用鑄造法無(wú)法得到符合證據(jù)5發(fā)明目的合金。同時(shí)，根據(jù)證據(jù)5譯文第9頁(yè)第12至第13行的記載，如果過(guò)冷度和冷卻速度在其規(guī)定的特定范圍之外，則所希望的反相界面層析出的合金就不能得到；由證據(jù)5公開(kāi)的內(nèi)容可以明確鑄造法無(wú)法解決其技術(shù)問(wèn)題，這種相反的技術(shù)教導(dǎo)說(shuō)明使用鑄造法無(wú)法獲得證據(jù)5權(quán)利要求1限定的儲(chǔ)氫合金，而請(qǐng)求人認(rèn)為本專利權(quán)利要求1的通式所表示的合金與證據(jù)5權(quán)利要求1的通式所表示的合金實(shí)質(zhì)上相同，在證據(jù)5給出上述相反的技術(shù)教導(dǎo)的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員也無(wú)法通過(guò)鑄造法制備本專利權(quán)利要求1的通式所表示的合金。同時(shí)，證據(jù)1、2、4只能說(shuō)明使用鑄造法制備合金是本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)，也沒(méi)有給出任何相關(guān)的技術(shù)啟示；在證據(jù)5給出的上述相反技術(shù)教導(dǎo)下，要解決上述技術(shù)問(wèn)題并采用鑄造法制備本專利權(quán)利要求1的通式所表示的儲(chǔ)氫合金對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是非顯而易見(jiàn)的，因此，本專利權(quán)利要求相對(duì)于證據(jù)5、1、2、4的結(jié)合具備創(chuàng)造性，進(jìn)而在專利權(quán)人提交的權(quán)利要求書的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效。本案之后再次經(jīng)歷了北京市第一中級(jí)人民法院和北京市高級(jí)人民法院的兩審行政訴訟。其中，（2011）-中知行初字第2209號(hào)判決維持了第14458號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定；請(qǐng)求人不服一審判決提起上訴后，又主動(dòng)撤回了上訴。案例評(píng)析在判斷創(chuàng)造性時(shí)，通常都會(huì)使用審查指南第二部分第四章中給出的“三步法”的判斷方式。即，先確定現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)；再確定要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比存在哪些區(qū)別技術(shù)特征，并根據(jù)上述區(qū)別技術(shù)特征所能達(dá)到的技術(shù)效果重新確定發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題；最后再判斷要求保護(hù)的發(fā)明在現(xiàn)有技術(shù)中是否整體上存在將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的啟示，從而給出要求保護(hù)的發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論?；凇叭椒ā钡呐袛喾绞?，在確認(rèn)了最接近的現(xiàn)有技術(shù)之后，將要求保護(hù)的發(fā)明與之比對(duì)并確定區(qū)別技術(shù)特征并不困難，難點(diǎn)在于重新確定發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題以及判斷現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示。技術(shù)問(wèn)題的重新確定與現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示的判斷應(yīng)當(dāng)具有一定的聯(lián)系，而不能完全割裂來(lái)考慮。因?yàn)閰^(qū)別特征是與發(fā)明中其他特征以及最接近現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段，所以，本領(lǐng)域技術(shù)人員在判斷區(qū)別特征所起的作用時(shí)，也需要考慮發(fā)明和/或現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)，判斷該區(qū)別特征在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與其在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題所起的作用是否相同，在此基礎(chǔ)上才能準(zhǔn)確地判斷現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示。在本案中，本專利權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的合金與證據(jù)5公開(kāi)的合金雖然具體配比有所不同，但兩者的合金組成和配比范圍存在交叉，主要區(qū)別僅在于制備方法不同，從而可以重新確定本專利要解決的技術(shù)問(wèn)題是要確定所述通式代表的儲(chǔ)氫合金的制備方法。同時(shí)，雖然證據(jù)5公開(kāi)了采用鑄造法制備儲(chǔ)氫合金的比較例，但是，證據(jù)5中也明確給出了采用鑄造法只能得到效果較差的儲(chǔ)氫合金的相反的技術(shù)教導(dǎo)，本領(lǐng)域技術(shù)人員在證據(jù)5的基礎(chǔ)上無(wú)法獲知采用鑄造法或燒結(jié)方法獲得本專利權(quán)利要求1要求保護(hù)的具有高容量且充放電循環(huán)壽命長(zhǎng)的儲(chǔ)氫合金，并且其他證據(jù)1、2、4也僅僅是公開(kāi)了使用鑄造法制備合金的技術(shù)手段，也均未教導(dǎo)使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過(guò)鑄造法制備本專利權(quán)利要求1的通式所表示的儲(chǔ)氫合金或者證據(jù)5權(quán)利要求1的通式所表示的儲(chǔ)氫合金。而本專利說(shuō)明書記載的大量實(shí)施例說(shuō)明本專利在提高放氫性能、最大放電容量、循環(huán)壽命等方面性能優(yōu)異，獲得了有益的效果。請(qǐng)求人提供的證據(jù)5及證據(jù)1、2、4的現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上，雖然采用鑄造法或燒結(jié)方法獲得合金是現(xiàn)有技術(shù)，但由于證據(jù)5明確給出了采用鑄造法或燒結(jié)方法獲得的是效果較差的儲(chǔ)氫合金的相反的技術(shù)教導(dǎo)，如果要采用鑄造法或燒結(jié)方法獲得本專利權(quán)利要求1要求保護(hù)的高性能的儲(chǔ)氫合金，顯然是本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法預(yù)料到的，因此，權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是非顯而易見(jiàn)的。顯然，本案的情況屬于創(chuàng)造性判斷的一種特殊情形?？梢?jiàn)，雖然一項(xiàng)權(quán)利要求要求保護(hù)的技術(shù)方案相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征已被現(xiàn)有技術(shù)公開(kāi)，但是，在現(xiàn)有技術(shù)明確給出了采用該技術(shù)手段不能解決